迅雷XUNLEI商标撤销复审案评析

　　《商标法》第四十九条第二款规定：“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”该条款的目的在于清理闲置注册商标，督促商标权人积极使用商标。

　　商标权人使用注册商标不仅应限于核准注册标志，还应及于注册商标所核定使用的商品或服务。本文结合第4650482号迅雷XUNLEI商标撤销复审案，对连续三年不使用案件中商品使用的认定问题予以阐述，值得借鉴。

　　基本案情

　　申请人(原撤销申请人)：王敏370104198011294149

　　被申请人(原撤销被申请人)：龚侨33072519830120003X

　　复审商标：第4650482号迅雷XUNLEI商标

　　当事人主张

　　申请人复审的主要理由是：申请人对第4650482号迅雷XUNLEI商标(以下称复审商标)是否进行实际使用进行了详细的市场调查，并未发现复审商标在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)商品上进行了使用。同时，申请人请求商评委将被申请人提交的使用证据转交申请人进行质证，依法撤销复审商标在复审商品上的注册。

　　被申请人答辩称其在复审期间内公开、真实、有效地使用了复审商标，请求驳回申请人的复审申请，维持复审商标注册。

　　为支持其主张，被申请人向商评委提交了以下主要证据：

　　1.义乌市迅雷五金商行营业执照、个体工商户转型证明;

　　2.店面及产品照片、销售清单与收款记录;

　　3.义乌市市场监管局出具的商标使用证明;

　　4.广告合同与发票、广告照片;

　　5.义乌乔尔电动工具有限公司营业执照、章程、质量管理体系认证证书;

　　6.展位确认付款通知(代合同)、2012中国国际五金展展位确认书、展位费发票、参展照片;

　　7.采购合同、发票、收款记录;

　　8.阿里巴巴网页内容;

　　9.车间照片。

　　商评委将被申请人的答辩意见与证据寄送申请人，申请人质证称被申请人所提供的全部证据均不能形成完整的证据链，不能证明复审商标于指定期间内在撤销商品上进行了使用，请求撤销复审商标注册。

　　商评委审理与裁定

　　商评委经审理查明：

　　1.复审商标由本案被申请人于2005年5月12日提出注册申请，核定使用在第7类电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)等商品上，2008年2月28日获准注册，专用权期限至2018年2月27日。2014年12月3日，本案申请人以连续三年停止使用为由向商标局申请撤销复审商标在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)三项商品上的注册。2015年7月22日，商标局作出商标撤三字(2015)第Y005547号决定，认为被申请人提交的证据可以证明复审商标在2011年12月3日至2014年12月2日期间在电焊枪(机器)、气动焊接烙铁、刀具(机器零件)商品上进行了使用，复审商标在上述商品上不予撤销。2015年8月24日，申请人不服上述决定，依法向商评委申请复审。该项事实有商标档案在案佐证。

　　2.被申请人是义乌市迅雷五金商行的投资人、义乌乔尔电动工具有限公司的法定代表人。该项事实有被申请人提交的义乌市迅雷五金商行营业执照、个体工商户转型证明、义乌乔尔电动工具有限公司营业执照在案佐证。

　　3.被申请人提交的产品照片、广告照片上体现了冠以复审商标的电焊枪、气烙铁等商品。该项事实有被申请人提交的产品照片、广告照片在案佐证。

　　4.2012年9月8日、2012年10月28日、2012年11月20日，义乌乔尔电动工具有限公司将冠以复审商标的气动焊枪、电烙铁等商品售予胡春柳。该项事实有被申请人提交的销售清单与收款记录在案佐证。

　　5.2013年10月，义乌乔尔电动工具有限公司将冠以复审商标的2.6万把迅雷焊枪售予杭州德润进出口有限公司。该项事实有被申请人提交的采购合同与浙江增值税专用发票在案佐证。

　　6.被申请人向商评委提交的有关复审商标的使用证据包含了其向商标局提交的使用证据。

　　商评委经审理认为：

　　被申请人提交的在案证据能够形成完整的证据链，可以证明复审商标于2011年12月3日至2014年12月2日期间内在焊枪、烙铁商品上使用了复审商标。鉴于被申请人实际使用的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品与复审商标核定使用的电焊枪(机器)、气动焊接烙铁两项复审商品属于同一种或类似商品，故复审商标在上述两项商品上的注册应予以维持;被申请人使用的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品与复审商标核定使用的刀具(机器零件)不属于类似商品，故复审商标在该项复审商品上的注册应予以撤销。

　　评析

　　本案的焦点问题是复审商标是否构成《商标法》第四十九条第二款所指的没有正当理由连续三年不使用的情形。

　　(一)对于《商标法》第四十九条中规定的“没有正当理由连续三年不使用的”理解

　　连续三年不使用注册商标，是指一件注册商标在其专用权期限内不使用，且该状态不间断地持续三年以上。连续三年不使用注册商标的时间，应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年，如申请人申请撤销系争商标的时间是2017月5月8日，那么三年的起止时间是自2014年5月8日至2017月5月7日。

　　对于何种情形属于不使用的正当理由，我国现行《商标法实施条例》作出了明确的规定：不可抗力、政府政策性限制、破产清算、其他不可归责于商标权人的正当事由。除此之外的商标变更行为、转让行为、质押行为、单纯的许可备案行为、防御注册行为等均不能成为不使用的正当理由。

　　(二)连续三年不使用案件的举证规则

　　复审商标不存在连续三年不使用情形的举证责任由复审商标权人承担。商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。商标权人提交的用以证明系争商标不存在连续三年不使用的情形的证据材料，应当符合以下要求：

　　1.能够显示出使用的复审商标标志;

　　2.能够显示出系争商标使用在指定使用的商品或服务上;

　　3.能够显示出复审商标的使用人，既包括商标权人自己，也包括商标权人许可的其他人。许可他人使用的，应当能够证明许可使用关系的存在;

　　4.能够显示出复审商标的使用日期，且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;

　　5.能够证明复审商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用。

　　从以上条件可知，商标权人不仅应在指定的三年期间在《商标法》效力所及地域范围内使用注册商标核准的标志，还应在注册商标所核定使用的商品或服务范围内使用，不能超越注册商标核定使用的商品或服务范围，否则应视为未注册商标的使用。

　　(三)在连续三年不使用案件中，对实际使用商品的效力认定的理解

　　注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标权人应当在核定使用的商品上使用注册商标。然而实践中商标权人实际使用的商品与其商标核定的商品未必完全一致，对实际使用商品的效力如何认定是判定复审商标是否进行有效使用的关键因素。

　　实践中主要存在以下几种情形：

　　1.商标权人实际使用的商品与注册商标核定使用的商品完全相同，在与该商品相类似的商品上的注册均可予以维持。

　　2.商标权人实际使用的商品与注册商标核定使用的商品不完全相同，但属于同一种商品，相互间可以替代，则该商品及与该商品相类似的商品上的注册均可予以维持。

　　3.商标权人实际使用的商品与注册商标核定使用的商品不相同，但属于类似商品，且二者之间具有包含与被包含的关系，则该商品及与该商品相类似的商品上的注册均可予以维持。

　　4.商标权人实际使用的商品与注册商标核定使用的商品不相同，但属于类似商品，且二者之间没有包含与被包含的关系，不能视为对其注册商标的使用，商标权人的使用行为视为使用未注册商标。

　　5.商标权人实际使用的商品与注册商标核定使用的商品既不属于同一种商品也非类似商品，不能视为对其注册商标的使用。

　　本案中，虽然被申请人实际使用的商品与其核定使用的商品并非完全一致，但被申请人实际使用的电焊枪与复审商标核定的电焊枪(机器)属于同一种商品，被申请人实际使用的气烙铁商品与复审商标核定的气动焊接烙铁商品存在包含与被包含的关系，故复审商标在上述两项复审商品上的注册应予以维持;鉴于被申请人使用的焊枪、电焊枪、气烙铁、气动焊枪、电烙铁商品与复审商标核定使用的刀具(机器零件)不属于类似商品，故复审商标在该项复审商品上的注册应予以撤销。